Markenrecht – BGH zur Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke Nivea-Blau

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshof hatte bereits mit Beschluss vom 09. Juli 2015 die Löschung der bekannten “Nivea”-Farbmarke der Beiersdorf AG  (BGH I ZB 65/13 – Nivea-Blau) durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und die Bestätigung dieser Entscheidung durch das Bundespatentgericht aufgehoben und die Sache zur Neuentscheidung an das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Der Beschluss des Bundesgerichtshofs liegt nun im Volltext vor (BGH Beschluss vom 09.Juli 2015 I ZB 65/13 – Nivea-Blau).

Die Beiersdorf AG hatte bereits im Jahr 2005 eine Farbmarke mit dem Farbton “blau Pantone 280 C” welcher u.A. die bekannte “Nivea-Creme”-Verpackung ziert angemeldet und Ende 2007 eingetragen. Gegen die Eintragung  ist ein Konkurrent mit einem Löschungsantrag beim DPMA vorgegangen, mit der Argumentation die Marke sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig (§ 8 I Nr. 1 und 2 MarkenG). Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Beierdorf AG zurückgewiesen. Die Farbmarke sei nicht unterscheidungskräftig und sei freihaltebedürftig gem. § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG. Diese sog. Schutzhindernisse sind auch nicht wegen Verkehsdurchsetzung gem. § 8 III MarkenG überwunden worden. Grundsätzlich kann eine mangels Unterscheidungskraft und wegen Freihaltebedürftigkeit nicht eintragungsfähige Marke eintragungsfähig sein, wenn aufgrund Verkehrsdurchsetzung die Marke als Herkunftshinweis von dem Verkehr wahrgenommen wird. Die Verkehrsdurchsetzung muss von dem Markeninhaber dargelegt und bewiesen werden. Das Bundespatentgericht hat einen Zuordnungsgrad des Verkehrs von 75 % gefordert um eine Verkehrsdurchsetzung anzunehmen. Da sich aus der vorgelegten Verkehrsbefragung ein Zuordnungsgrad von 75% nicht ergebe, hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Beierdorf AG zurückgewiesen.

Dieser Entscheidung ist der Bundesgerichtshof nun mit seinem Beschluss entgegengetreten.  Zunächst hat der Bundesgerichtshof allerdings klargestellt, dass abstrakten Farbmarken die erforderliche Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Es können allerdings Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme einer einer Unterscheidungskraft annehmen. Dies ist anhand aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, die von dem Bundespatentgericht hierfür aufgestellten kumulativen Voraussetzungen seien nicht relevant, so der BGH. Im Ergebnis hat der BGH die Farbmarke “Nivea-Blau” ebenfalls als nicht unterscheidungskräftig angesehen.

Entgegengetreten ist der BGH der Annahme des Bundespatentgerichts für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung sei ein Zuordnungsgrad der Befragten von 75 % notwendig. Ergibt eine Verkehrsbefragung eine Durchsetzung von mehr als 50% ist dies zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung ausreichend. Der BGH führt hierzu aus:

“Bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist zu berücksichtigen, dass aus der Bekanntheit in dieser Farbe gestalteter Produkte nicht notwendig folgt, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Ergibt jedoch eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50%, so kann – ebenso wie im Falle einer dreidimensionalen Marke – auf eine markenmäßige Verwendung der konturlosen Farbe durch den Markeninhaber geschlossen werden (Fortführung von BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 34 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).”

Das in dem Verfahren eingereichte demoskopische Gutachten hat zwar einen Zuordnungsgrad von 54,85 % angegeben, was mit der Meinung des BGH ausreichen müsste, allerdings ist das Gutachten methodisch nicht ausreichend um die Tatsachenfrage hinreichend zu klären.  

Dies demoskopische Untersuchung stellt allgemein auf “Mittel der Haut- und Körperpflege” ab, ohne eine weitere Differenzierung nach einzelnen Warengruppen innerhalb des großen, ganz unterschiedliche Erzeugnisse umfassenden Produktbereichs vorzunehmen. Eine solche Differenzierung nach bestimmten Produktsegmenten innerhalb des Warenbereichs der “Mittel der Haut- und Körperpflege” ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs aber erforderlich.Zudem sind die Ergebnisse des von der Markeninhaberin vorgelegten Meinungsforschungsgutachtens nicht hinreichend verlässlich. Den Testpersonen hätte bei der Befragung eine Farbkarte ausschließlich mit dem blauen Farbton vorgelegt werden müssen. Stattdessen ist den Testpersonen eine blaue Farbkarte mit weißer Umrandung gezeigt worden. Dies kann die Ergebnisse des von der Markeninhaberin vorgelegten Meinungsforschungsgutachtens zu ihren Gunsten beeinflusst haben, weil die Produktgestaltung der Markeninhaberin vielfach  etwa bei der bekannten Nivea-Creme in der blauen Dose mit weißer Aufschrift  eine Kombination der Farben Blau und Weiß aufweist.

 Vor diesem Hintergrund hat der BGH den Beschluss des Bundespatengerichts aufgehoben und zur Neuentscheidung zurückverwiesen. Hierbei wird ein neues hinreichendes demoskopisches Gutachten eingereicht werden müssen.

Fazit

Der Bundesgerichtshof hat richtigerweise klargestellt, dass die Monopolisierung von Farben als abstrakte Farbmarken nichtzuletzt vor dem Hintergrund eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses und der in der Regel mangelnden Unterscheidungskraft zur Kennzeichnung von Waren- und Dienstleistungen nicht in Betracht kommt. Gleichwohl hat es unter Berücksichtigung europäischer Rechtsprechung und der Rechtsprechung des BGH die hohen Anforderungen an den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung des Bundespatengerichts nicht geteilt und mit seiner Quote von einem Durchsetzungsgrad von mehr als 50% die Voraussetzungen an die Grundsätze bei dreidimensionalen Marken angepasst. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da nicht ersichtlich ist, warum hier unterschiedliche Voraussetzungen gelten sollten.

Generell sollte bei Markeneintragungen vor dem Hintergrund einer etwaigen Freihaltebedürftigkeit oder mangelnden Unterscheidungskraft Vorsicht geboten sein. Auch wenn die Marke eingetragen wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass hiergegen nochmal vorgegangen wird. Hier empfiehlt sich besser die Vorabprüfung.

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